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盛阳浅谈:答复发明专利审查意见通知书的策略

盛阳专利 2018-03-27 14:01:00

实质审查作为发明专利申请中主要的一个环节,需要代理人和申请人认真对待,答复审查意见通知书基本上必不可少的环节,今天小编就给大家详细介绍下答复发明专利审查意见通知书的策略。
答复发明专利审查意见通知书的策略
答复发明专利审查意见通知书的策略
直接看审查意见通知书的正文,先整理通读一遍正文内容,结合申请文件信息和对比文件,初步判断审查意见的正确性,然后选择合适的答复方式。判断审查意见的正确性一般采用两步法:判断OA事实的认定是否正确,在判断事实认定的基础上法律适用是否正确。
下面举例来说明,有个审查意见内容如下所述“权利要求8请求保护一种某某显示器,对比文件1公开了一种某某显示器,其中(说明书第10页第28行至第12页第21行,图25-32)具体公开了以下技术特征:一种显示器,包括:底板部件(同样其散热作用,相当于散热板),位于显示面板上方……其中导槽可将等间隔内的空气导出。由此可见对比文件1公开了权利要求8的全部技术特征,对比文件1所公开的方案与权利要求8保护的技术方案属于同一技术领域,能产生相同的效果,因此权利要求8不具备新颖性”,要做的就是判断权利要求8的认定是否正确,然后确定对比文件1是接近的对比文件,再对照对比文件1提及的说明书第10页第28行至第12页第21行,图25-32,这些内容是否公开了本申请的技术方案,还要判断客观事实认定是否准确,比如“底板部件(同样其散热作用,相当于散热板)”这一点是否仅是表述不同,还是实质有区别的,这些都是需要判断的地方,最后就是主观法律适用是否正确,主要从以下几点来看:1、是不是属于审查指南所列的完全公开的情形;2、本申请与对比文件1的技术领域有无差异;3、本申请与对比文件1的技术效果有无差异;4、审查员是否有未对解决的技术问题进行评价。
答复实质审查意见
通过上述几步,基本上对审查意见有了详细的认识,然后就要确定答复方式了,答复方式一般就三种,意见陈述、修改申请文件、提供证据,上述三种答复方式可以分开单独使用,也可以结合起来一起使用,在答复创造性过程中,一般都会结合使用,特别是意见陈述和修改申请文件共同进行,前面举的例子可以做出如下答复“申请人对权利要求8进行了修改,将权利要求9的内容补入权利要求8中并进行陈述意见:与对比文件1相比,修改后的权利要求8具有某某区别技术特征,具有新颖性”。
另外,涉及到新颖性的问题,在答复时,还需要进一步来陈述创造性问题,通过创造性论述三步法来描述即可。
总结上述内容,答复策略包括两方面,针对不同情形的审查意见的答复过程,都是在两步法判断过程的指导下根据各个案件情形,选择使用三种答复方式的过程。

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